Можно использовать произведение как торговую марку?

Конфликт авторского права на произведение и права на торговую марку нечасто становится предметом рассмотрения высших судебных инстанций в Украине. По этой причине до сих пор не выработана позиция по вопросу: где заканчивается использование объекта авторского права и начинается использование торговой марки, если речь идет о схожих изображениях (или словах)?

Почему это важно? Коль скоро отдельное слово может быть признано самостоятельным произведением, его правообладатель, применив формулировку «в любой форме и любым способом» (ч.2 ст. 15 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» — Закон), захочет запрещать и разрешать третьим лицам наносить это слово на упаковку товара.

Читайте статью: Как доказать размер убытков при нарушении ТМ на сайте

Входит ли такое правомочие в объем охраны авторского права или нужно регистрировать торговую марку, чтобы запрещать подобные действия?

Спонсор актуальности вопроса – споры о нарушении авторских прав на слово «КАПИТОШКА» путем нанесения его на ценник товара (об этом – в конце поста).

Верховный суд Украины уточнил норму ст. 9 Закона: «название произведения, фраза, словосочетание и другая часть произведения, которые могут использоваться самостоятельно, подлежат правовой охране как объекты авторского права только в том случае, если они являются результатами творческой деятельности автора и оригинальными» (третий абзац п. 18 Постановления Пленума №5 от 04.06.2010 г.).

ТНК v ГНК

Одним из первых, дошедших до ВХСУ споров, стало дело ТНК v ГНК (точнее сразу три идентичных дела: 5/57, 5/75 и 5/77). Истец обвинил ответчика в использовании схожего до степени смешения обозначения с ТМ для автозаправочных станций и требовал демонтировать вывески и логотипы.

Ответчик защищался при помощи авторского права на произведение: логотип Городенковской нефтяной компании, которое он использовал путем размещения произведения на здании автозаправки и оборудовании.

ВХСУ (постановление по делу № 5/77 от 15.09.2009 г.) был лаконичен: упомянул ст. 13 Гражданского кодекса Украины (ГКУ) – лицо осуществляет права в пределах, очерченных договором или законом, и обязано воздержаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц.

Вывод: принимая во внимание правовое содержание понятия ТМ (в части её назначения), факт наличия авторского права на схожее с ТМ произведение не помешал признать такое использование нарушением прав на знак.

Вспомните новость: Джек Ма назвал создание Alibaba своей главной ошибкой

Суды низших инстанций оказались красноречивее: владелец авторских прав не наделен возможностью размещать произведение на товарах для того, чтобы отличить их производителей, потому суд считает такое использование недобросовестным. Формы и способы использования произведения ограничены Законом – коль скоро там нет упоминания о нанесении на товары, эти действия находятся за пределами правовой охраны.

Vagisan и Пеловит

Следующий пример – отмена свидетельства на ТМ по причине использования идентичного названия, как произведения. Истец пытался защитить авторские права на название научно-технического произведения – слова «Vagisan», указывая, что ТМ ответчика зарегистрирована с нарушением его прав.

Судебная экспертиза сообщила, что спорное обозначение не подлежит охране как объект авторского права, поскольку название не является оригинальным. Это значит, что при регистрации ТМ ответчика нет нарушений и все инстанции отказали истцу (Постановление ВХСУ по делу № 20/226 от 25.09.2012 г.)

В другом споре истец не захотел оплатить экспертизу, которая бы дала ответ на вопрос – оригинально ли слово «Пеловит», которое ответчик зарегистрировал в качестве ТМ. Главный аргумент истца – авторское право на произведение научного характера, в названии которого фигурировало спорное слово. Само произведение – технические условия – неоднозначный объект, вокруг которого суды рассматривают множество споров о нарушении авторских прав в т.ч. путем изготовления товаров согласно ТУ (мы отдельно разберем такие споры).

Дело началось в 2010 году, прошло два круга, и в Постановлении ВХСУ от 23.12.2014 г. № 910/26167 решения нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска оставлены в силе.

Вспомните новость: А всё таки качать с интернета бесплатно нельзя, нарушаются авторские права на 1 млрд: пират Ваулин поплатился

Энтеросгель

Получив претензию от владельца нескольких ТМ с обвинением в незаконном использовании схожих до степени смешения знаков, истец подал к владельцу ТМ иск о признании права преждепользования на один из знаков.

Истец действительно использовал обозначения до подачи ответчиком заявок на ТМ. Ответчик указал, что право преждепользования не распространяется на авторские права, а слово «Энтеросгель» — это оригинальное название произведения, авторские права на которое принадлежат ответчику.

Речь идет об авторском праве на фармакопейную статью, как часть служебного произведения. Ответчик считает, что фармакопейная статья – это научно-техническое письменное произведение, в котором описан состав лекарственного средства, фармакологическое действие, особенности применения в разных лекарственных формах и др. Название «Энтеросгель» является оригинальной частью произведения и может использоваться самостоятельно.

По мнению ответчика, наличие авторских прав на название лишает силы доказательства о добросовестном использовании истцом названия до появления ТМ, ведь использование осуществлено в нарушение авторских прав ответчика. Суд без пояснений отклонил такой аргумент, но счёл доказательства истца достаточными и удовлетворил иск.

К сожалению, суд не рассмотрел вопрос оригинальности слова «Энтеросгель» и возможности владельца авторских прав запрещать другим использование в любой форме и любым способам – в т.ч. путем нанесения на определенные товары.

Этот спор обнажил еще одну грань соприкосновения пределов охраны авторского права и прав на ТМ. Дело № 910/20050/16 только начинает развиваться и на решение Хозяйственного суда г. Киева от 31.01.2017 г. подана апелляция (параллельно в РФ рассматривается спор о нарушении авторских прав на слово).

Капитошка

Суд согласился, что ответчик использует оригинальное название произведения, осуществляя розничную торговлю товарами, которые маркированы словом «Капитошка». Упущенная выгода равна 229026 грн, которые истец мог бы получить в качестве оплаты за выдачу разрешения на реализацию товаров с этим словом (сомнительность такого вывода более чем очевидна).

Читайте статью: Как Старобильский районный суд отменял ТМ «МТС»

Ответчик указывал, что наличие на ценнике слова «Капитошка» не является публичным показом произведения в понимании ст.1 Закона. Детские игрушки, которые реализовывал ответчик, не являлись воспроизведением персонажа, поскольку истец купил товар под названием «Игрушка для ванны», а на упаковке нет слова «Капитошка».

Апелляционный суд Ровенской области 06.12.2016 г. по делу № 569/7389/15 взыскал 229026 грн компенсации, а ВССУ 26.04.2017 г. оставил решение в силе, повторив, что нужно согласие правообладателя на воспроизведение слова и реализацию товара с таким названием.

В другом деле суд решил, что ответчик (продавец товара) – как посредник между производителем и конечным потребителем, допустил нарушение имущественного права на использование произведения (слова «Капитошка») путем его публичного показа (выставления товара на своей витрине) и распространения (продажи) товара, на ценнике которого указано «Капитошка» без согласия истца (Решение Печерского районного суда от 09.12.2016 г. по делу № 757/26325/15).

Однажды суд осмелился сказать, что реализация товара, на ценнике или этикетке которого использован объект авторского права, не является подтверждением нарушения авторского права истца (Решение Деснянского районного суда г. Киева от 02.12.2015 г.), но Апелляционный суд г. Киева (решение от 17.02.2016 г. по делу № 754/8971/15) развернул исход в пользу истца, а ВССУ 06.06.2016 г. поддержал апелляцию.

Согласно ст. 441 ГКУ использованием является воспроизведение произведения любым способом и в любой форме, потому нанесение названия на упаковку товара является нарушением авторского права. Суд пришел к выводу, что ответчик использовал название литературного произведения при обозначении товара путем публичного показа (выставление товара на витрине) и распространение путем продажи товара.

Пользуйтесь консультацией: Правоотношения по разработке компьютерной программы: авторское право

Вопрос: всегда ли является использованием в понимании авторского права, нанесение произведения на упаковку товара (ценник, этикетку)?

Давайте пойдем от обратного: как определить, законно ли воспроизводить чужую ТМ в произведении? Существует тест: если есть вероятность, что потребители будут введены в заблуждение, якобы владелец торговой марки спонсирует книгу или фильм, в котором она появилась, это вероятно будет незаконным использованием ТМ.

Уверен, что слово «Капитошка», нанесенное на упаковку печенья, не вызывает у потребителя ассоциацию с конкретным производителем. Получило ли лицо экономическую выгоду от такого использования произведения? Хотя название товара направлено на привлечение внимания потребителя, но ведь нет презумпции автоматического увеличения дохода от появления чужого слова на ценнике.

Если владелец авторских прав на слово «Капитошка» сам не производит товары и не выдал лицензии третьим лицам, которые производят товары с этим обозначением, отсутствует риск введения потребителя в заблуждение относительно лица, которое изготовляет и продает товар.

При этом запрет регистрировать название произведения в качестве ТМ без согласия правообладателя касается только «известных в Украине» произведений неспроста. Известное название вызывает у потребителя некие ассоциации с произведением, использование которых может принести экономическую выгоду производителю товара.

С одной стороны, владелец авторского права может требовать вознаграждение за коммерческое использование его произведения. С другой стороны, если он не приложил усилия для возникновения ассоциативной связи между конкретным производителем и качественными характеристиками товара,то и претендовать на доход он не должен.

Автор статьи: Іларіон Томаров

Источник: LegalShift