Как Старобильский районный суд отменял ТМ «МТС»

Помните историю о решении взыскать с завода-изготовителя аккумуляторов почти 5,5 млн грн убытков и морального вреда за нарушении патента на промышленный образец? Пока идет апелляционное обжалование, в параллельном деле уже отменили патент на дизайн батареи по причине отсутствия новизны (решение Соломенского районного суда г. Киева от 11.07.2016 г. обжаловали в апелляцию)

Аналізуйте судовий акт: 2 млн. моральної шкоди та 3, 4 млн. втраченої вигоди: фантастичне як для України рішення суду у сфері захисту прав інтелектуальної власності (Самарський районний суд Дніпропетровська від 21 квітня 2016р., справа № 206/164/16-ц, суддя Сухоруков А. О.)

Таких, мягко говоря, сомнительных решений в сфере IP litigation хватает, и мы расскажем о деле №431/4308/15, рассмотренном Старобильским районным судом Луганской области 04.11.2015 г.

ООО «МТС» подало иск к ОАО «МТС», ГСИС и Укрпатенту о признании недействительными 8 международных ТМ, 18 украинских ТМ с буквосочетанием «МТС» и решения Апелляционной палаты ГСИС о признании МТС общеизвестным знаком в Украине.

Вспомните новость: Генпрокуратура обвинила “Киевстар” в уклонении от уплаты налогов на более чем 2,3 млрд грн

Основание для отмены всех этих знаков – наличие у истца прав на более ранний знак «МТС салон мобильной связи» для 35 класса услуг, свидетельство № 49992, заявка подана 26.09.2003 г.

Желающих оценить аргументацию суда, приглашаю к первоисточнику:

(1) почитать, как смело рассуждают на тему доминирующего положения одних словесных элементов и дискламацию других;

(2) почитать, как совпадающий по звучанию элемент «МТС» обуславливает то, что при произношении они могут восприниматься как схожие по смысловому значению;

(3) почитать, как услуги 35 класса должны рассматриваться как относящиеся к товарам 9, 16 и 25 классов, а также услугам 36, 37, 38 и 41 классов, ведь «призначені для спільного кола споживачів … здатні викликати у споживача враження про походження їх від одної особи»;

(4) почитать главу о неправдивых данных, на которых основывалось решение Апелляционной палаты ГСИС о признании «МТС» общеизвестной ТМ в Украине, ведь это обозначение не использовалось в Украине с 2007 года по день принятия решения.

Вспомните новость: Прогноз: К 2019 году почти 5 млрд человек будут пользоваться мобильными платежами

Обойдясь без экспертизы, суд частично удовлетворил иск и отменил 8 международных ТМ со словом «МТС» в части охраны в Украине, обязав Укрпатент уведомить Международное бюро ВОИС об этом, а также отменил решение о признании знака общеизвестным.

Каковы же аргументы ответчика?

Оказывается, он узнал о решении только в феврале 2016 г., потому что Старобильский районный суд не уведомил о слушании, не направил текст решения, потому апелляционная жалоба подана с ходатайством о возобновлении пропущенного по уважительным причинам срока.

Апелляционный суд Луганской области принял жалобу, возобновил срок и в Определении от 27 апреля 2016 г. отменил решение районного суда.

Внимательный читатель держит в уме вопрос – почему иск об отмене охранного документа к ГСИС, который всегда рассматривает Хозяйственный суд г. Киева или Соломенский районный суд г. Киева вдруг оказался так далеко от столицы?

Коллеги уже писали о манипуляциях с юрисдикцией при помощи требования к «техническому» ответчику – физическому лицу, зарегистрированному в удобной территориальной единице.

Дело в том, что ему принадлежал один из 26 знаков, оспариваемых в деле – Свидетельство № 82290 для услуг 42 и 45 классов, и «совпадение» – заявителем изначально был истец ООО «МТС».

Вспомните новость: Джек Ма назвал создание Alibaba своей главной ошибкой

Апелляция отменила решение, потому что не допускается объединение в одно производство требования, которые подлежат рассмотрению по правилам разных юрисдикций – все требования к юридическим лицам должен рассматривать хозяйственный суд (со ссылкой на постановления Верховного суда Украины от 01.07.2015 г. по делу № 6-745цс15 и от 18.11.2015 г. по делу № 6-1737цс15). Коллегия ВССУ в определении от 07.09.2016 г. оставила определение апелляции без изменений.

Охрана восстановлению подлежит!

Все позади и охрана международных знаков восстановлена, однако за время, пока правообладатель узнал о решении и выиграл апелляцию, маховик внесения изменений об отмене ТМ был запущен в направлении Женевы.

Порядок внесения данных об отмене международных ТМ в отдельной стране регулируется Rule 19 of Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement.

Закладка «Real-time status» содержит запись о том, что 19 февраля 2016 г. внесены данные о «Total invalidation (the international registration number may be followed by the effective date of invalidation)» в части Украины.

Лишь 20 октября 2016 г., а по некоторым знака 17 ноября 2016 г., появилась публикация со статусом Rectification: «The invalidation according to Rule 19, inscribed in the International Registry on February 19, 2016, should be considered null and void».

Украинское правосудие легко доставит множество хлопот и расходов, потому юристу компании и консультанту, обслуживающему торговые марки клиента, нужно регулярно проверять их статус, дабы не пропустить важные, но непредсказуемые изменения.

Автор статьи: Іларіон Томаров

Источник: Legal Shift