ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року Справа № 910/13320/13

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді Прокопанич Г.К.

суддів Алєєвої І.В.

Євсікова О.О.

за участю представників:

Позивача: Кириченко І.А., дов. № б/н від 29.06.2013 року;

Відповідача -1: не з'явився;

Відповідача -2: Бутка О.В., дов. № 90 від 14.11.2013 року; Саєнка О.Д., дов. № 97 від 25.12.2013 року;

Третьої особи -1: Федоренко О.А., дов. № б/н від 17.02.2014 року;

Третьої особи -2: не з'явився;

розглянувши касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" на рішення господарського суду міста Києва від 11.11.2013 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.01.2014 року

у справі № 910/13320/13 господарського суду міста Києва

за позовом Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ)

до відповідача -1 Міністерства охорони здоров'я України

відповідача -2 приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - 1) державного підприємства "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про припинення порушення прав власника патенту України № 64800 на винахід

В С Т А Н О В И В:

У липні 2013 року Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства охорони здоров'я України, приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", просило визнати недійсним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 року № 734 "Про державну реєстрацію препаратів (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" у частині реєстрації лікарського засобу "Офтамірин"; зобов'язати приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" припинити використання у будь-який спосіб винаходу "Очний антисептик", права на який належать Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) і охороняються патентом України № 64800 від 15.03.2004 року; зобов'язати приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" припинити дії щодо введення в цивільний обіг лікарського засобу "Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин, 0,1 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 або інших лікарських засобів на основі мірамістину (мірістамідолпропідолдиметилбензиламмонію хлориду або бензилдиметил [3-(мірістоїламіно)пропіл] амонію хлориду) (т. 1, а.с. 6-12).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.08.2013 року залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів державне підприємство "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України та Державну службу інтелектуальної власності України (т. 1, а.с. 134-136).

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.11.2013 року (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.01.2014 року (головуючий Шипко В.В., судді Доманська М.Л., Верховець А.А.) (т. 5, а.с. 263-272) позов задоволено частково. Зобов'язано приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" припинити використання у будь-який спосіб винаходу "Очний антисептик", який охороняється патентом України № 64800 і належить Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ); визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 року № 734 "Про державну реєстрацію препаратів (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" у частині реєстрації на ім'я приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" лікарського засобу "Офтамірин" (реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01) краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах № 1; зобов'язано приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" припинити дії щодо введення в цивільний обіг лікарського засобу "Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах №1), в якому використано винахід "Очний антисептик" за патентом України № 64800, володільцем якого є Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ). Вирішено питання розподілу судових витрат. В іншій частині позову відмовлено (т. 5, а.с. 114-122).

Оскаржені судові акти мотивовано частковою доведеністю позовних вимог.

Не погодившись з прийнятими судовими рішеннями, приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, просило оскаржені судові акти скасувати, справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду (т. 6, а.с. 3-16).

Ухвалою Вищого господарського суду України від 20.03.2014 року касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 31.03.2014 року, зупинено виконання рішення господарського суду міста Києва від 11.11.2013 року та постанови Київського апеляційного господарського суду від 21.01.2014 року у справі № 910/13320/13 до закінчення перегляду справи в порядку касації (т. 6, а.с. 1-2).

24.03.2014 року представником Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) подано заяву про відвід колегії суддів у складі головуючого судді Прокопанич Г.К., суддів Алєєвої І.В., Євсікова О.О. у справі № 910/13320/13.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 31.03.2014 року заявлений представником Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) відвід колегії суддів у складі головуючого судді Прокопанич Г.К., суддів Алєєвої І.В., Євсікова О.О. у справі № 910/13320/13 відхилено.

Клопотання про доповнення вимог від 27.03.2014 року приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" просило оскаржені судові акти скасувати та прийняти нове рішення.

Проте, клопотанням від 31.03.2014 року заявник касаційної скарги просив клопотання про доповнення вимог від 27.03.2014 року залишити без розгляду та задовольнити вимоги, викладені у касаційній скарзі.

Враховуючи приписи ст. 22 ГПК України, колегія суддів вирішила розглядати вимоги, викладені заявником саме у касаційній скарзі, відхиливши клопотання приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" про доповнення вимог від 27.03.2014 року.

У судове засідання 31.03.2014 року представники відповідача - Міністерства охорони здоров'я України, третьої особи - Державної служби інтелектуальної власності України не з'явились, причин неявки суду не повідомили.

Відповідно до абз. 1 п. 3.9.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Стаття 22 Господарського процесуального кодексу України зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами. Оскільки явка в судове засідання представників сторін - це право, а не обов'язок, справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.

Статтею 77 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

З врахуванням вищенаведеного судова колегія визнала за можливе розглянути справу у відсутність представників відповідача - Міністерства охорони здоров'я України, третьої особи - Державної служби інтелектуальної власності України.

У судовому засіданні 31.03.2014 року оголошувалась перерва до 12 год. 15 хв.

Колегія суддів, вивчивши матеріали справи, вислухавши представників позивача - Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ), відповідача - приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", третьої особи - державного підприємства "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України, обговоривши доводи касаційної скарги, дослідивши правильність застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи.

Частинами 1, 2 ст. 462 Цивільного кодексу України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно ст. 464 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 15.11.2001 року Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) отримано патент України № 30143 на винахід "Лікувальний препарат для профілактики та лікування інфекційних та запальних захворювань", об'єктом якого є хімічна речовина бензилдиметил[3-(міристоїламіно)пропіл]амонію хлорид, відома під міжнародною непатентованою назвою (МНН) myramistin (мірамістин); заявка № 97126437 від 30.12.1997 року; дата набрання чинності патентом - 15.11.2001 року.

Відповідно до незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України № 30143 захист надається лікарському препарату для профілактики та лікування інфекційних та запальних захворювань, який містить у собі активний компонент - мірістамідопропілдиметилбензиламонію (мірамістин) та фармацевтичний розріджувач.

Судами встановлено, що позивач надав приватному акціонерному товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця" виключну ліцензію на використання винаходу за патентом України № 30143 на весь строк його дії, що підтверджується, зокрема, копією рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 року.

Також Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) є власником патенту України № 64800 на винахід "Очний антисептик".

Судами попередніх інстанцій встановлено, що у формулі винаходу за патентом України № 64800 зазначено: незалежний пункт 1 містить суттєві ознаки (ідентифікуюча характеристика об'єкту та його нове призначення), якими охарактеризовано нове застосування відомого продукту (речовини) - мірамістину; незалежний пункт 2 та залежні пункти 3 - 5 формули винаходу містять суттєві ознаки (склад, активнодіюча речовина, призначення), якими охарактеризовано композиції (очний антисептик).

Суди дійшли висновку, що винахід за патентом України № 64800 фактично захищає (об'єктами винаходу є) нове застосування відомого продукту - мірамістину як антисептика для лікування інфекційних уражень очей, а також хімічну речовину у формі композиції певного якісного та кількісного складу.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що в Україні на основі виданої Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) виключної ліцензії винахід за патентом України № 64800 використовується товариством з обмеженою відповідальністю "Інфамед" (правопопередником якого є закрите акціонерне товариство "Інфамед-Україна") шляхом, у тому числі, реєстрації лікарського засобу "Окомістин" (реєстраційні посвідчення від 30.01.2007 року № UA/0483/01/01 (було чинним до 19.01.2009 року) (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.01.2007 № 44) та від 22.01.2009 року РП № UA/7537/01/01 (чинне до 22.01.2014 року) (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.02.2009 № 107)); виробниками лікарського засобу "Окомістин" в Україні були закрите акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (правонаступником якого приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця") і відкрите акціонерне товариство "Концерн Стірол", а на даний час виробником є публічне акціонерне товариство "Фармак".

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 року № 734 здійснило державну реєстрацію на території України лікарського засобу "Офтамірин", активною діючою речовиною якого є мірамістин, за реєстраційним посвідченням на лікарський засіб від 21.09.2012 року № UA/12521/01/01 - краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 (термін дії посвідчення до 29.09.2011 року).

Судами встановлено, що активною (діючою) речовиною зазначеного лікарського засобу є речовина, яка має міжнародну непатентовану назву мірамістин, виключні майнові права на використання якої для лікування інфекційних уражень очей має Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) на підставі патенту України № 64800 на винахід.

Також судами попередніх інстанцій встановлено, що приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" у виробництві лікарського засобу "Офтамірин" як розчинник використовує водний фосфатний буферний розчин для досягнення фізіологічних для слизової оболонки значень рН, а саме: динатрію фосфат додекагідрат та натрію дигідрофосфат дигідрат.

Згідно ч. 5 ст. 28 Закону України від 15.12.1993 року № 3687-XII "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Абзацами 4, 5 і 8 ч. 2 ст. 28 Закону України від 15.12.1993 року № 3687-XII "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що згідно реєстраційного досьє на лікарський засіб "Офтамірин" даний препарат заявлявся на реєстрацію під назвою "Офтамістин" як генерик, тобто, препарат, який за суттю є аналогічним та фармацевтично еквівалентним оригінальному лікарському препарату "Окомістин", власником реєстраційного досьє на який є товариство з обмеженою відповідальністю "Інфамед" (пункт 6.3.3 заяви відповідача-2 на реєстрацію препарату).

Відповідно до п. 2.1, 2.2 Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 серпня 2005 року № 426 (в редакції, чинній з 01.11.2008 року ) генеричний лікарський засіб (взаємозамінний, багатоджерельний, по суті аналогічний лікарський засіб) - це лікарський засіб, який задовольняє критерії того самого кількісного та якісного складу діючих речовин однієї і тієї самої лікарської форми, що й референтний лікарський засіб, і є взаємозамінним з референтним лікарським засобом. Різні солі, прості та складні ефіри, ізомери, суміші ізомерів, комплекси або похідні діючої речовини вважаються однією і тією самою діючою речовиною за умови, що вони суттєво не відрізняються з точки зору безпеки та ефективності. В інших випадках заявник має надати додаткову інформацію щодо безпеки та ефективності відмінних солей, складних ефірів або похідних зареєстрованої діючої речовини. Різні лікарські форми орального застосування з негайним вивільненням діючої речовини вважаються однією і тією самою лікарською формою. Заявник не повинен надавати дані щодо дослідження біодоступності у випадках, коли доведе, що генеричний лікарський засіб відповідає умовам, визначеним МОЗ України. Референтний лікарський засіб - це лікарський засіб, з яким має порівнюватися взаємозамінний (генеричний) лікарський засіб і який є оригінальним (інноваційним) лікарським засобом з доведеною ефективністю, безпекою та якістю.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що у реєстраційному досьє зазначено, що "Разработанный нами препарат ОФТАМИСТИН, капли глазные/ушные/назальные, раствор 0,1 мг/мл, по 5 мл во флаконах - является по существу аналогичный оригинальному лекарственному препарату ОКОМИСТИН, капли глазные/ушные/назальные, раствор 0,01%, по 5 мл во флаконах, поскольку в его состав входит одно и то же количество действующего вещества, он имеет одну и ту же лекарственную форму, и практически сопоставимые основные показатели качества".

Судами встановлено, що приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" у реєстраційному досьє посилалось на результати безпечності, якості та ефективності референтного лікарського засобу "Окомістин".

Також судами зазначено, що відповідно до приписів вищевказаного названого Порядку, якщо б склад лікарського засобу "Офтамірин" відрізнявся б від складу препарату "Окомістин" він повинен був заявлятися на реєстрацію за автономною заявою і проходити весь комплекс доклінічних і клінічних досліджень.

Враховуючи викладене суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що у лікарському засобі "Офтамірин" використані всі ознаки, що включені до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 64800, що також підтверджується висновками експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності від 18.05.2013 року № 54/13, проведеного Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та від 03.06.2013 року № 420, проведеного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (т. 5, а.с. 27-38, 39-57).

Також судами відхилено докази відповідача -2 про те, що лікарський засіб "Офтамірин" вироблявся на основі патенту України № 30143 на винахід "Лікувальний препарат для профілактики та лікування інфекційних та запальних захворювань", оскільки у заяві на реєстрацію препарату приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" не вказало жодного правоохоронного документа, на основі якого могла б здійснюватися державна реєстрація лікарського засобу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 34 Закону України від 15.12.1993 року № 3687-XII "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Суди попередніх інстанцій встановивши вчинення приватним акціонерним товариством "Фармацевтична фірма "Дарниця" дій, спрямованих на реєстрацію лікарського засобу "Офтамірин", його пропонування до продажу, продаж, рекламування, тобто, про порушення виключних майнових прав позивача на винахід за патентом України № 64800, дійшли висновку про задоволення вимог в частині припинення використання винаходу "Очний антисептик" за патентом України № 64800 та в частині зобов'язання відповідача-2 припинити дії щодо введення в цивільний обіг лікарського засобу "Офтамірин".

Також суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що позовні вимоги в частині зобов'язання приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" припинити дії щодо введення в цивільний обіг інших лікарських засобів на основі мірамістину (мірістамідолпропідолдиметилбензиламмонію хлориду або бензилдиметил [3-(мірістоїламіно) пропіл] амонію хлориду) не підлягають задоволенню, оскільки заявлені позивачем передчасно, без відповідного порушення чи оспорювання прав позивача та не є індивідуалізованими.

Місцевий суд встановивши, що Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) є власником чинного патенту України № 64800 на винахід, яким надано правову охорону новому застосуванню відомого продукту - мірамістину як антисептика для лікування інфекційних уражень очей, а також хімічну речовину у формі композиції; приватним акціонерним товариством "Фармацевтична фірма "Дарниця" вчинено дії з реєстрації лікарського засобу, який містить усі ознаки, включені до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 64800; Міністерством охорони здоров'я України згідно наказу від 21.09.2012 року № 734 здійснено на ім'я приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" державну реєстрацію лікарського засобу "Офтамірин"; приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" не має дозволу правовласника на використання винаходу за патентом України № 64800, з чим погодилась і апеляційна інстанція, дійшов висновку щодо доведеності порушення прав позивача як власника винаходу за патентом України № 64800.

Вищезазначене стало підставою для часткового задоволення позовних вимог.

Проте, висновки судів попередніх інстанцій є передчасними.

Пунктами 1, 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 6 "Про судове рішення" роз'яснено, що рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого: чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються; чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин; яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Вимоги щодо належності та допустимості доказів встановлені ст. 34 Господарського процесуального кодексу України.

Разом з тим, у порушення вищенаведеної норми процесуального закону матеріали справи містять копії документів (т. 1, а.с. 31-71, 163-250; т. 2, а.с. 1-250; т. 3, а.с. 69, 91-110; т. 3, а.с. 1-250), не засвідчених належним чином, відповідно до п. 5.27 Вимог до оформлення документів ДСТУ 4163-2003, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року № 55 та ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно ч. 2 ст. 36 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Пунктом 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 6 "Про судове рішення" передбачено, що господарським судам слід виходити з того, що рішення може ґрунтуватись лише на тих доказах, які були предметом дослідження і оцінки судом. При цьому необхідно мати на увазі, що згідно зі статтею 43 ГПК України наявні докази підлягають оцінці у їх сукупності і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Отже, прийняті у справі судові рішення грунтуються на неналежних доказах.

Також, як зазначалось вище та встановлено судами, у лікарському засобі "Офтамірин" використані всі ознаки, що включені до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 64800, що підтверджується висновками експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності від 18.05.2013 року № 54/13, проведеного Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та від 03.06.2013 року № 420, проведеного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Проте, суди попередніх інстанцій не звернули уваги на п. 2 вказаних висновків, згідно яких у лікарському засобі "Офтамірин" використані всі ознаки, що включені до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 30143 від 15.11.2001 року.

Тобто, суди попередніх інстанцій не встановили, чи надавалось приватному акціонерному товариству "Фармацевтична фірма "Дарниця" можливість використання у лікарському засобі "Офтамірин" ознак, що включені до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 30143, виключна ліцензія на який надавалась відповідачу -2.

Крім того, слід зазначити, що згідно п. 83 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року № "17 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" у випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" відповідно до статті 1 Закону судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК України експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Не може вважатися актом судової експертизи висновок спеціаліста, наданий заявникові (юридичній чи фізичній особі) на підставі його заяви, - навіть якщо відповідний документ має назву "висновок судового експерта" або подібну до неї, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки судового експерта тільки після одержання нею ухвали про призначення експертизи.

Вищезазначеного ні місцевий, ні апеляційний господарські суди не врахували.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Згідно п. 1.6 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" ГПК України передбачає можливість участі в судовому процесі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, якщо рішення господарського суду зі спору може вплинути на права та обов'язки цієї особи щодо однієї із сторін (стаття 27 ГПК України). Така третя особа виступає в процесі на стороні позивача або відповідача - у залежності від того, з ким із них у неї існують (або існували) певні правові відносини.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, в Україні на основі виданої Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) виключної ліцензії винахід за патентом України № 64800 використовується товариством з обмеженою відповідальністю "Інфамед", тому місцевому та апеляційному господарським судам слід було обговорити необхідність залучення до участі у справі товариства з обмеженою відповідальністю "Інфамед".

Отже, порушивши та неправильно застосувавши норми процесуального та матеріального права, не з'ясувавши повно і всебічно обставин та не дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкових висновків та прийняли необгрунтовані рішення, які підлягають скасуванню.

Згідно ч. 2 ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1119 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд, якщо суд припустився порушень норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

Пунктом 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 року № 11 "Про деякі питання практики застосування розділу XII1 Господарського процесуального кодексу України" передбачено, що, відповідно до частини першої статті 47 ГПК України судове рішення приймається за результатами обговорення усіх обставин справи, а частиною першою статті 43 названого Кодексу передбачено всебічний, повний і об'єктивний розгляд в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. Недодержання судом першої або апеляційної інстанції цих норм процесуального права, якщо воно унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного розгляду справи, також є підставою для скасування судового рішення з передачею справи на новий розгляд до відповідного суду (пункт 3 частини першої статті 1119 ГПК України), оскільки касаційна інстанція не має права сама встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові місцевого чи апеляційного господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

За таких обставин справа підлягає передачі на новий розгляд, під час якого суду необхідно врахувати викладене, всебічно і повно перевірити доводи, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, і, в залежності від установлених обставин, вирішити спір у відповідності з нормами матеріального і процесуального права, що підлягають застосуванню до наявних правовідносин.

Керуючись ст.ст. 1117, 1119 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України,

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" задовольнити.

Рішення господарського суду міста Києва від 11.11.2013 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.01.2014 року у справі № 910/13320/13 скасувати.

Справу № 910/13320/13 передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва в іншому складі суду.

Головуючий суддя Г.К. Прокопанич

Судді: І.В. Алєєва

О.О. Євсіков