ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року Справа № 910/12226/15

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ", м. Київ,

на рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2015

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2016

зі справи № 910/12226/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ" (далі - ТОВ "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ"), м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ "ЖЖ" (далі - ТОВ "КЛУБ "ЖЖ"), м. Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - не з'явився

відповідача - Литвин М.А. предст. (дов. від 22.12.2015)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог) про зобов'язання відповідача припинити використання знака для товарів і послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081 та позначення схожого до ступеня змішування із зазначеним знаком під час випуску та розповсюдження друкованого засобу масової інформації - журналу під назвою "ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ для тех, кто хочет жить счастливо" та в будь-якій іншій діяльності відповідача.

Рішенням господарського суду міста Києва від 14.12.2015 у справі № 910/12226/15 (суддя Марченко О.В.), яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2016 (судді Разіна Т.І. -головуючий, Доманська М.Л., Пантелієнко В.О.) у задоволенні позову відмовлено з посиланням на його необґрунтованість.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ" просить судові акти попередніх інстанцій скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових рішень з порушенням норм матеріального та процесуального права.

У письмових поясненнях на касаційну скаргу ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" просило залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

У відповідності до зміни складу колегії суддів від 16.06.2016 у зв'язку з перебуванням судді Прокопанич Г.К. на лікарняному визначено такий склад колегії суддів для розгляду справи № 910/12226/15: Палій В.В. - головуючий (доповідач), Львов Б.Ю. і Селіваненко В.П.

16.06.2016 судом одержано клопотання від ТОВ "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ" про відкладення розгляду касаційної скарги, у зв'язку з неможливістю забезпечити явку у судове засідання уповноважених представників скаржника.

Оскільки відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представника сторони, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні, клопотання ТОВ "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ" про відкладення розгляду касаційної скарги у судовому засіданні 21.06.2016 судом не задоволено.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представника ТОВ "КЛУБ "ЖЖ", Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- ТОВ "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ" є власником знака для товарів і послуг "Женский Журнал", який зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Департамент) 16.06.2003 за заявкою від 12.10.2000 № 2000104553; Департаментом видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 32081; очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва - 12.10.2020 (строк дії свідоцтва продовжено 27.10.2010). Інформацію про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 32081 опубліковано в бюлетені "Промислова власність" від 16.06.2003 № 6;

- знак "Женский Журнал" є словесним та складається із двох слів, написаних кирилицею, його зареєстровано для товарів 16 класу МКТП "друкована продукція, в тому числі журнали, брошури; фотографії; сувенірна продукція, що належить до 16 класу"; послуг 35 класу МКТП "рекламування, в тому числі публікування рекламних текстів; маркетингові послуги; іміджмейкерські послуги, що належать до 35 класу; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 16 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі" та послуг 42 класу МКТП "послуги ресторанів, барів, буфетів, кафетеріїв, кав'ярень, фотостудій";

- позивач здійснює видавництво та розповсюдження щомісячного друкованого журналу під назвою "ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ" (свідоцтво про державну реєстрацію від 27.08.2008 № 14380-3351ПР), який заснований та випускається на всій території України, починаючи з 16.06.2000; основною цільовою аудиторією журналу є жінки у віці від 20 до 45 років; територія розповсюдження журналу - територія України; щомісячний тираж становить 85 000 екземплярів; у 2012 році позивач здійснив перереєстрацію журналу та отримав відповідне свідоцтво від 05.01.2012 № 18659-7459Р;

- ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" здійснює випуск та розповсюдження на ринку України щомісячного журналу під назвою "Женский" Журнал для тех, кто хочет жить счастливо" (свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.04.2014 серії КВ № 20705 - 10505Р); крім того, ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" створило в соціальній мережі Facebook офіційну сторінку, що знаходиться за адресою https://www.facebook.com/ClubZhZh та присвячена популяризації видання відповідача;

- за твердженням позивача, на обкладинці видання відповідача, в складі назви видання використовується позначення "Женский Журнал", що схоже до ступеня змішування із зареєстрованим, зокрема для товарів 16 класу та послуг 35 класу МКТП знаком для товарів і послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 06.07.2015 зі справи № 910/12226/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України). На вирішення судовому експерту поставлене таке питання: чи є комбіноване позначення, яке використовується ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" на обкладинках журналу "Женский" Журнал для тех, кто хочет жить счастливо", схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081, стосовно товарів 16 класу і послуг 35 класу МКТП?

- згідно з висновком від 09.11.2015 № 1040 експертизи об'єктів інтелектуальної власності, позначення, яке використовується ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" на обкладинках журналу "Женский" Журнал для тех, кто хочет жить счастливо", не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081 стосовно товарів 16 класу і послуг 35 класу МКТП.

Також судами попередніх інстанцій встановлено, що:

- 10.09.2015 Державна служба інтелектуальної власності України видала ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" за його заявкою від 09.07.2014 № m201409427 свідоцтво на знак для товарів і послуг України № 203591, яким надано правову охорону позначенню, яке використовується ТОВ "КЛУБ "ЖЖ". Відповідачем зареєстровано вказану торговельну марку для товарів 16 класу і послуг 35 класу МКТП.

Згідно з частиною першою статті 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктами 1, 2, 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно з приписами пункту 5 статті 16 зазначеного Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з урахуванням висновку від 09.11.2015 № 1040 експертизи об'єктів інтелектуальної власності, з дотриманням норм матеріального і процесуального права, встановивши, що позначення, яке використовується ТОВ "КЛУБ "ЖЖ" на обкладинках журналу "Женский" Журнал для тех, кто хочет жить счастливо", не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Женский Журнал" за свідоцтвом України № 32081 стосовно товарів 16 класу і послуг 35 класу МКТП; враховуючи наявність чинного свідоцтва на знак для товарів і послуг України № 203591, власником якого є відповідач, а також з урахуванням прав, якими наділений власник свідоцтва; беручи до уваги те, що суд не може заборонити використання відповідачу позначення "Женский журнал" як частини зареєстрованого в установленому порядку знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 203591, - дійшли заснованого на законі висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

Підстави для скасування або зміни законних та обґрунтованих судових актів попередніх інстанцій відсутні.

Керуючись статтями 1117, 1119-11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду міста Києва від 14.12.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2016 зі справи № 910/12226/15 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРЕХІД ВІМЕНС ПАБЛІШИНГ" - без задоволення.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко