ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року Справа № 910/1185/15-г

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Вовк І.В. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест", м. Київ,

на рішення господарського суду міста Києва від 02.03.2015 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.04.2016

зі справи № 910/1185/15-г

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", м. Дніпропетровськ (далі - Позивач),

до товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" (далі - Відповідач)

про припинення порушення прав інтелектуальної власності,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Амстор", м. Дніпропетровськ (далі - Третя особа).

Судове засідання проведено за участю представників:

Позивача - Огнев'юка Я.В.,

Відповідача - Сказко О.М.,

Третьої особи - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про:

- заборону Відповідачу порушувати права Позивача на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) "АМСТОР" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 шляхом незаконного делегування доменного імені (далі - ДІ) amstor.ua на користь інших осіб;

- зобов'язання Відповідача здійснити переделегування ДІ amstor.ua на користь Позивача та вказати такі відомості в записі про реєстранта даного ДІ: назва організації - ТОВ "Амстор"; поштова адреса: АДРЕСА_1; номер телефону: НОМЕР_1; номер факсу: НОМЕР_2; контактна особа: ОСОБА_4; e-mail адреса контакту: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- зобов'язання Відповідача направити Позивачу цінним листом з описом на адресу: АДРЕСА_1, де знаходиться юридична адреса Позивача, всі паролі та логіни, що стосуються управління ДІ amstor.ua.

У подальшому Позивач подав заяву про зміну предмета позову, в якій просив суд:

- заборонити Відповідачу порушувати права Позивача на ЗТП "АМСТОР" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 шляхом незаконного делегування ДІ amstor.ua на користь інших осіб;

- скасувати делегування ДІ amstor.ua;

- зобов'язати Відповідача скасувати делегування ДІ amstor.ua.

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.03.2015 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.04.2016 (колегія суддів у складі: Шипко В.В. - головуючий, Верховець А.А. і Остапенко О.М.):

- позов задоволено частково;

- Відповідачу заборонено порушувати права Позивача на ЗТП "АМСТОР" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 шляхом незаконного делегування ДІ amstor.ua на користь інших осіб;

- Відповідача зобов'язано скасувати делегування ДІ amstor.ua;

- з Відповідача стягнуто на користь Позивача 2 436 грн. судового збору;

- у решті позовних вимог відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Відповідач просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій і прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю, судові витрати покласти на Позивача. Скаргу з посиланням на положення статті 495 Цивільного кодексу України, статей 5, 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано необґрунтованістю даних судових рішень, прийняттям їх з порушенням норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про повне та всебічне встановлення судами фактичних обставин справи та про відсутність підстав для скасування оскаржуваних рішення і постанови, і просить останні залишити без змін, а в задоволенні скарги відмовити.

Від Третьої особи відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

Позивач є власником свідоцтва № НОМЕР_3 на ЗТП "АМСТОР" (словесний), зареєстрований для товарів і послуг таких класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (МКТП): 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43; дата подання заявки - 31.01.2003; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 16.02.2004.

Позивач є володільцем свідоцтва України № НОМЕР_4 на ЗТП "АМСТОР" (комбінований з поєднанням червоного, жовтого та зеленого кольорів), зареєстрованого для послуг 35 класу МКТП; дата подання заявки - 10.09.2013; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 11.08.2014.

В Інтернет-сервісі "WHOIS", доступ до якого знаходиться на сайті товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Хостмайстер", яке є головним адміністратором доменних імен у зоні .UA, розміщена інформація про реєстрацію ДІ amstor.ua, зареєстрованого на підставі свідоцтва України № НОМЕР_3; реєстратором ДІ є Відповідач.

Вказана інформація підтверджується поданою Позивачем роздруківкою інтернет-сторінки, завіреною належним чином та скріпленою печаткою повноважного представника Позивача, яка долучена до матеріалів справи. Крім того, судом першої інстанції у підготовці справи до розгляду здійснювався перегляд відповідної інтернет-сторінки.

Як зазначає Позивач, Відповідачем порушено його (Позивача) виключне право на використання та заборону використання своєї торговельної марки, оскільки, не маючи прав на свідоцтво України № НОМЕР_3, Відповідач надає можливість використовувати ДІ amstor.ua Третій особі. Остання підтвердила суду першої інстанції, що саме за нею було зареєстроване ДІ amstor.ua Відповідачем без наявності відповідного дозволу Позивача.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент). Відповідно до пункту 3.3 Регламенту .UA приватні доменні імена другого рівня в цьому домені делегуються виключно у разі, якщо відповідне ДІ повністю, або його компонент другого рівня (до знака але не включаючи цей знак) за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування ДІ - це процес надання можливості певній особі користуватися певним ДІ. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ "Хостмайстер" (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Отже, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а використання ДІ другого рівня без наявності зареєстрованого ЗТП порушує правила делегування доменних імен.

ДІ amstor.ua зареєстроване та делегується на підставі свідоцтва України № НОМЕР_3, що належить Позивачу, який не укладав ліцензійних договорів з Відповідачем чи іншими особами на використання його торговельної марки "АМСТОР", зокрема в доменних іменах, тому таке використання є порушенням його (Позивача) прав. Відповідачем не подано доказів наявності у нього дозволу Позивача на використання ЗТП "АМСТОР".

Позивач надсилав Відповідачеві письмову вимогу щодо усунення порушення свого права інтелектуальної власності шляхом передачі Позивачу управління ДІ amstor.ua. Відповідач залишив цю вимогу без відповіді. Позивачем зазначено, що представники Відповідача в усній формі відмовилися виконати прохання директора Позивача щодо актуалізації інформації про Позивача, зміни адміністративного контракту стосовно ДІ amstor.ua та передачі новому адміністративному контакту управління ДІ amstor.ua. Цю свою позицію Відповідач обґрунтовував тим, що Позивач не є реєстрантом ДІ amstor.ua, а тому й не може вносити зміни до адміністративного контакту домену.

Згідно з положеннями Регламенту:

- реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування ДІ; реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені (пункт 2);

- зміни до запису про ДІ вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи (підпункт 7.3.3 пункту 7.3).

Реєстратором ДІ amstor.ua є Відповідач, а реєстрантом - Третя особа.

Відповідачем не подано доказів на спростування доводів Позивача.

Виключні права Позивача на використання торговельної марки порушуються Відповідачем, тому вимоги Позивача щодо заборони Відповідачу порушувати права Позивача на ЗТП "АМСТОР" шляхом незаконного делегування ДІ amstor.ua на користь інших осіб та зобов'язання Відповідача скасувати делегування ДІ підлягають задоволенню. Що ж до вимоги Позивача про скасування делегування ДІ amstor.ua, то вона, по суті, тотожна вимозі про зобов'язання Відповідача скасувати делегування цього ДІ, і така вимога фактично спрямована до самого суду, який не має повноважень самостійно скасовувати реєстрацію ДІ. Тому в задоволенні відповідної вимоги слід відмовити.

Судом апеляційної інстанції зазначено також таке.

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.10.2015 у справі № 910/5945/15-г за позовом ТОВ "Амстор" до ТОВ "Трейдкоммерц" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними договорів передачі прав на ЗТП: позов задоволено; визнано недійсним договір від 15.12.2014 № 53 про передачу виключних майнових прав на ЗТП, укладений ТОВ "Амстор" і ТОВ "Трейдкоммерц"; визнано недійсним договір від 15.12.2014 № 54 про передачу виключних майнових прав на ЗТП, укладений тими ж товариствами; визнано недійсним договір від 15.12.2014 № 55 про передачу виключних майнових прав на ЗТП, укладений тими ж товариствами; зобов'язано названу Службу внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме власником свідоцтв України на ЗТП №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 зазначити ТОВ "Амстор" та здійснити публікацію про це відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність"; з ТОВ "Трейдкоммерц" стягнуто на користь ТОВ "Амстор" суми судових витрат з відповідної справи. Постановами Київського апеляційного господарського суду від 25.11.2015 та Вищого господарського суду України від 29.03.2016 це судове рішення залишено без змін.

Відповідно до приписів Цивільного кодексу України:

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (стаття 494);

- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (частина перша статті 495);

- використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом (частина третя статті 426).

Згідно з положеннями Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

- право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5);

- використанням знака визнається, зокрема, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (пункт 4 статті 16);

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (пункт 5 статті 16);

- порушенням прав власника свідоцтва вважається використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону (абзац другий пункту 1 статті 20).

Із системного аналізу відповідних законодавчих приписів в їх сукупності (зокрема пункту 5 статті 16 і абзацу другого пункту 1 статті 20 названого Закону) стосовно даної справи випливає, що порушенням прав Позивача як власника свідоцтва на ЗТП "АМСТОР" вважалося б використання без його згоди в ДІ amstor.ua відповідного зареєстрованого знака щодо наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг та/або щодо товарів і послуг, споріднених з наведеними у тому ж свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману стосовно особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи не з'ясовано та не відображено у прийнятих по суті справи судових рішеннях, чи здійснювалося використання Відповідачем (без згоди Позивача) в ДІ amstor.ua згаданого ЗТП "АМСТОР" саме щодо товарів і послуг, наведених у свідоцтвах України на цей знак, власником (володільцем) яких є Позивач, тобто щодо тих товарів і послуг, які відносяться до зазначених у свідоцтвах (з урахуванням МКТП).

Крім того, названі судові інстанції, зазначаючи Відповідача як реєстратора ДІ amstor.ua, не перевірили належним чином, а відтак не підтвердили й не спростували відповідними доказами доводи Відповідача (які наводилися ним в обох попередніх судових інстанціях) про те, що реєстратором ДІ amstor.ua безпосередньо було ТОВ "Фтіком".

Не встановивши, таким чином, кола обставин, що входять до предмета доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильно застосовано вимог частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду господарським судом в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Тому у Вищого господарського суду України відсутні й підстави для висновку про правильність застосування цими судовими інстанціями норм матеріального права, у тому числі Цивільного кодексу України і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, оскаржувані судові рішення відповідно до пункту 3 статті 1119 та частини першої статті 11110 ГПК України підлягають скасуванню в частині, яка стосується часткового задоволення позову, з передачею справи в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону; за результатами нового розгляду має бути здійснений і розподіл судових витрат зі справи. У частині відмови в задоволенні певних, зазначених у рішенні місцевого господарського суду, позовних вимог підстав для скасування цього рішення і постанови апеляційного господарського суду не вбачається.

Керуючись статтями 1117 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 02.03.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.04.2016 зі справи № 910/1185/15-г скасувати в частині задоволення позовних вимог.

Справу у відповідній частині передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

У решті зазначені рішення і постанову залишити без змін.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Вовк

Суддя Б. Львов