ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2015 року Справа № 39/124

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.,

розглянувши касаційну скаргу відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" (открытого страхового акционерного общества "Ингосстрах"; далі - Товариство), м. Москва, Російська Федерація,

на рішення господарського суду міста Києва від 06.07.2015

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.09.2015

зі справи № 39/124

за позовом Товариства

до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (далі - Компанія), м. Дніпропетровськ,

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та про зобов'язання вчинення дій,

за участю представників сторін:

Товариства - Вілько Н.Г.,

Служби - Свинченко Г.Д.,

Компанії - Воробйової А.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 119934, № 119935, № 119936 та про зобов'язання Служби внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію.

Позов з посиланням на приписи статей 16, 489 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 20, 159 Господарського кодексу України (далі - ГК України), статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція), статей 5, 6, 19 Закону України від 15.12.93 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) та підпунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.6 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивовано, зокрема, тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936 схожі з фірмовим найменуванням позивача настільки, що їх можна сплутати, і вони можуть вводити в оману щодо послуг або особи, яка надає такі послуги.

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.07.2015 (суддя Гумега О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.09.2015 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О. - головуючий, судді Гарник Л.Л., Остапенко О.М.), у задоволенні позову відмовлено.

Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 15, 16, 20, 418, 420, 424, 432, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 499 ЦК України, статей 154, 155, 157, 159 ГК України, статті 8 Паризької конвенції, статей 5, 6, 16, 19 Закону № 3689, пункту 3 Постанови № 3771, пункту 1.4, підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3 Правил мотивовано відсутністю підстав для визнання свідоцтв України № 119934, № 119935, № 119936 недійсними.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про задоволення позову.

Компанія подала відзив на касаційну скаргу, в якому зазначила про безпідставність її доводів та просила рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Інші відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників Товариства, Служби та Компанії, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Товариство є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до законодавства Російської Федерації;

- 26.12.1947 наказом Міністра фінансів СРСР було створено Управління іноземного страхування СРСР - "Інгосстрах" (т. 1, а. с. 19);

- 02.06.1948 постановою Ради Міністрів СРСР № 1902-747с затверджено Положення про Управління іноземного страхування СРСР "Інгосстрах" при Міністерстві фінансів СРСР. Відповідно до пункту 1 розділу 1 даного Положення "Інгосстрах" мав завданням здійснення безпосередньо та через свої представництва і страхові товариства за кордоном: страхування експортних, імпортних, каботажних і транзитних вантажів, суден, фрахту та інших майнових інтересів, пов'язаних з перевезенням; страхування радянського майна, що знаходиться за кордоном, а також майна та майнових інтересів іноземних фізичних і юридичних осіб та особисте страхування іноземних громадян за кордоном; укладання перестрахувальних угод з іноземними страховими підприємствами з прийняття і передачі ризиків. Відповідно до пункту 5 цього ж Положення органами "Інгосстраху" є представництва та аварійні комісари в СРСР та представництва за кордоном (т. 1, а. с. 46-49);

- 20.07.1972 постановою Ради Міністрів СРСР № 546-177 перетворено Управління іноземного страхування СРСР у Головне управління іноземного страхування СРСР ("Інгосстрах"). Відповідно до пункту 2 названої постанови Головне управління іноземного страхування СРСР ("Інгосстрах") є юридичною особою, що діє на основі госпрозрахунку і має своїм завданням: організацію і проведення страхування в СРСР та за кордоном експортних, імпортних, каботажних і транзитних вантажів під час їх перевезення та зберігання, суден, літаків, автомобілів і інших транспортних засобів, фрахту та інших майнових інтересів, пов'язаних з перевезенням вантажів чи експлуатацією суден та інших засобів перевезення; всіх видів страхування майна та майнових інтересів іноземних юридичних осіб та громадян, а також міжнародних організацій на території СРСР і за кордоном та радянських юридичних осіб і громадян за кордоном, особистого страхування іноземних громадян в СРСР і за кордоном і радянських громадян за кордоном; операцій по перестрахуванню з іноземними страховими установами (т. 1, а. с. 50-52);

- 18.11.1997 у м. Москві підписано зовнішньоекономічну угоду про створення транснаціональної групи "Інгосстрах", членом якої, зокрема, виступило страхове акціонерне товариство "Остра-Київ" - юридична особа за законодавством України. Відповідно до статті 4 зазначеної Угоди її сторони відповідно до вимог законодавства укладають угоди перестрахування, співстрахування (т. 1, а. с. 53-64);

- 24.02.2003 зареєстровано представництво Товариства в Україні з назвою: "Представництво "ОСАО "Ингосстрах" (т. 1, а. с. 286, 287);

- 27.08.2004 у м. Москві підписано угоду про створення Міжнародної страхової групи "ІНГО", стороною якої було й згадане страхове акціонерне товариство "Остра-Київ" (т. 1, а. с. 65-71);

- відповідно до статті 1 статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів його акціонерів від 29.06.2007:

· Товариство є правонаступником Головного управління іноземного страхування СРСР, створеного постановою Ради Міністрів СРСР від 16.11.1947 за № 3819-1281с, і зареєстроване як акціонерне товариство закритого типу в МВК при Мосраді з питань створення нових підприємств від 28.06.1991 за № 3779 під фірмовим найменуванням - cтрахове акціонерне товариство "Інгосстрах" (у подальшому зазначене свідоцтво про реєстрацію замінено Московською реєстраційною палатою на свідоцтво № 003.779)

· cтрахове акціонерне товариство "Інгосстрах" 05.01.1993 перетворено в акціонерне товариство відкритого типу;

· 10.07.1996 зареєстрована редакція статуту Товариства з новим найменуванням - відкрите страхове акціонерне товариство "Інгосстрах" (російською мовою - открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах", англійською мовою - "Ingosstrakh Joint Stock Insurance Company Ltd");

· повною фірмовою назвою Товариства російською мовою є: открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах"; скорочене фірмове найменування - ОСАО "Ингосстрах"; фірмове найменування англійською мовою - "Ingosstrakh Insurance Company" (т. 1 а.с.20-45);

- позивач є юридичною особою за законодавством Російської Федерації (стаття 3 Статуту);

- позивач має представництва на території Російської Федерації та за кордоном, зокрема в Україні (стаття 43 Статуту);

- відомості про наявність філіалів та/або представництв в Україні станом на 29.06.2007 відсутні;

- фірмовим найменуванням позивача є "Інгосстрах" ("Ингосстрах");

- 02.11.2004 виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради здійснено державну реєстрацію Компанії;

- Компанія отримала ліцензії на здійснення страхової діяльності в Україні (т. 3, а. с. 14-21);

- Компанія є власником:

· знака для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.03.2010 № 119934 "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" (комбіноване позначення) стосовно послуг 35, 36, 42, 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), дата подання заявки на реєстрацію - 09.12.2009;

· знака для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.03.2010 № 119935 "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" (комбіноване позначення) щодо послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП, дата подання заявки на реєстрацію - 09.12.2009;

· знака для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.03.2010 № 119936 "ІНГОССТРАХ" (словесне позначення) для послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП, дата подання заявки на реєстрацію - 09.12.2009;

- відповідно до висновку № 108/14-НМ судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 03.07.2014:

· факти діяльності Товариства, що містяться у матеріалах справи, не пов'язані з використанням фірмового (комерційного) найменування на території України, що дає підстави вважати, що право Товариства на фірмове найменування не набуло чинності в Україні. Відомості з матеріалів справи не підтверджують відомість фірмового найменування ВСАТ "Інгосстрах" станом на 09.12.2009 - дату подання заявок № m 200916635 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m 200916636 на знак "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", № m 200916637 на знак "ІНГОССТРАХ", - оскільки Товариство не здійснювало діяльності на території України;

· знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 119934 ("ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ"), № 119935 ("ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ"), № 119936 ("ІНГОССТРАХ") не є тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача "ІНГОССТРАХ" (відкритого акціонерного товариства "ІНГОССТРАХ"), оскільки станом на 09.12.2009 - дату подання згаданих заявок на спірні знаки - Товариство не набуло права на фірмове найменування на території України;

· матеріали справи не містять відомостей про те, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936 були оманливими або такими, що могли ввести споживача в оману щодо особи, яка надає послуги 35, 36, 42 та 45 класів МКТП, станом на 09.12.2009 - дату подання згаданих заявок на спірні знаки.

При цьому попередні судові інстанції в обґрунтування прийнятих ними рішень зі справи також вважали за необхідне зазначити те, що:

- докази здійснення реєстрації та перереєстрації позивача в СРСР та в Російській Федерації не можуть розглядатися як докази відомості в Україні фірмового найменування "Інгосстрах", що належить саме Товариству, так само і як докази того, що спірні знаки Компанії можна було сплутати з фірмовим найменуванням позивача на момент подання Компанією відповідних заявок - 09.12.2009;

- докази отримання Товариством нагород та свідоцтв щодо присвоєння позивачу міжнародних кредитних рейтингів не є належними доказами відомості саме в Україні фірмового найменування позивача;

- укладені позивачем договори перестрахування, облігаторного перестрахування свідчать про здійснення господарської діяльності Товариством та не розглядаються як докази відомості в Україні фірмового найменування "Інгосстрах" щодо позивача та докази того, що спірні знаки можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача на момент подання Компанією згаданих заявок на реєстрацію спірних знаків з огляду на місце їх укладання, дату та наявності застережень у деяких з них з приводу того, що територія дії договорів виключає територію України;

- установчі документи стосовно створення в 1990 році страхового акціонерного товариства "Южное", в 1991 році - страхового підприємства "Галінстрах", у 1994 році - акціонерної страхової компанії "Карпати" - не є належними доказами відомості в Україні фірмового найменування "Інгосстрах", що належить саме позивачу, а також того, що спірні знаки можна було сплутати;

- опитування за анкетами проведено за ініціативою позивача, і в них заздалегідь було наявне твердження щодо відомості в Україні фірмового найменування "Інгосстрах".

Причиною даного спору є питання щодо наявності належних підстав для визнання недійсними свідоцтв України № 119934, № 119935, № 119936.

Статтею 90 ЦК України встановлено, що:

- юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування;

- юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування;

- найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Статтею 8 Паризької конвенції передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Згідно з частинами першою і другою статті 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності; право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

За приписами частин першої та третьої статті 159 ГК України:

- суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування;

- правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

У свою чергу, відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За приписами статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Таку ж норму щодо обсягу правової охорони містить й пункт 4 статті 5 Закону № 3689.

Водночас підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689 передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами пункту 3 Постанови № 3771 свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону № 3689 правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Разом з тим, за приписами пункту 3 статті 6 Закону № 3689 не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки, як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689.

Отже, обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону № 3689 та в абзаці четвертому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

З огляду на наведене попередні судові інстанції, встановивши відсутність власної видимої оманливості у позначення "Інгосстрах", дійшли обґрунтованих висновків щодо відсутності в даному випадку підстав для застосування положень абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689.

Водночас для правильного вирішення даного судового спору по суті місцевому та апеляційному господарським судам належало:

1) виходити з наведених приписів норм матеріального права про те, що:

- право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування;

- правова охорона фірмового найменування не обмежується територією країни походження;

- у власній та в інших (ніж держава реєстрації підприємства) країнах правова охорона надається фірмовому найменуванню без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки;

2) врахувати те, що:

- чинне законодавство не пов'язує надання правової охорони фірмовому найменуванню іноземного підприємства із обов'язковим здійсненням ним підприємницької діяльності в Україні;

- правове значення в даному випадку має лише відомість (без обмеження факторів, які на це вплинули) в Україні цього фірмового найменування;

- чинне законодавство не передбачає окремого (у кожній країні) набуття права інтелектуальної власності на фірмове найменування;

- питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом;

- з'ясування тотожності та/або схожості спірних позначень (зокрема, позначень "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ", "ІНГОССТРАХ", "ИНГОССТРАХ") має відбуватись за їх зовнішніми ознаками, а не виходячи з наявності у них статусу об'єкта, що підлягає самостійній правовій охороні (фірмове найменування, торговельна марка тощо);

- висновки судового експерта не мають для суду обов'язкового характеру та підлягають оцінці в сукупності з іншими доказами зі справи;

3) встановити:

- чи відбулося (за яких обставин) перше використання фірмового найменування Товариства (якого саме) до дати подання заявок на реєстрацію спірних торговельних марок (до 09.12.2009);

- чи було відомо фірмове найменування Товариства в Україні (зокрема, у сфері страхування) до 09.12.2009;

- чи є фірмове найменування Товариства тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із спірними торговельними марками Компанії за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936;

- чи є послуги, які надає і надавало до 09.12.2009 Товариство, такими ж або спорідненими із послугами за спірними свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936;

- чи можна сплутати позначення, зареєстровані як торговельні марки за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936, з фірмовим найменуванням Товариства (за умови одержання на нього права та його відомості в Україні до 09.12.2009) щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Проте ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами цього здійснено не було. Зокрема, попередні судові інстанції не встановили:

- що саме (з урахуванням правил транслітерації) є фірмовою назвою Товариства (открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" та/або ОСАО "Ингосстрах", та/або "Ingosstrakh Insurance Company", та/або "Ингосстрах", та/або "Інгосстрах");

- чи є зареєстроване 24.02.2003 в Україні "Представництво "ОСАО "Ингосстрах" представництвом Товариства (т. 1, а. с. 286, 287);

- чи використовувалося фірмове найменування Товариства при складанні страхових рейтингів, отриманні позивачем відповідних нагород, заснуванні страхових компаній (зокрема, в Україні), укладенні угод, у діловій документації тощо (т. 1, а.с.72-75, 79-81, 84-107, 129, 131-180, 183-294, 288-289).

У свою чергу, без з'ясування зазначених фактичних обставин та без наведення необхідних доказів зворотного відхилення попередніми судовими інстанціями доводів позивача, підтверджених документально, не може бути визнано правомірним.

Разом з тим касаційна інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування прийнятих ними зі справи судових рішень.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку та вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" (открытого страхового акционерного общества "Ингосстрах") задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 06.07.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.09.2015 зі справи № 39/124 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В.Селіваненко

Суддя Б.Львов

Суддя В.Палій