Постанова

Іменем України

25 листопада 2020 року

м. Київ

справа № 761/36968/15-ц

провадження № 61-719св20

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Луспеника Д. Д.,

суддів: Воробйової І. А. (суддя-доповідач), Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Черняк Ю. В.,

учасники справи:

позивач - Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc. ),

відповідачі: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Адамант-Телеком", приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченок Наталія Іванівна,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 18 січня 2019 року у складі судді Піхур О. В. та постанову Київського апеляційного суду від 05 грудня 2019 року у складі колегії суддів: Шкоріної О. І., Поліщук Н. В., Соколової В. В.,

ВСТАНОВИВ:

1. Описова частина

Короткий зміст позовних вимог

У грудні 2015 року Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) звернулася до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Адамант Телеком" (далі - ТОВ "Адамант Телеком"), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гурченюк Н. І., про визнання недійсними знаків для товарів і послуг.

Позовна заява мотивована тим, що компанія Айсинин Інк. - юридична особа, створена та існує відповідно до законодавства Канади, яка здійснює діяльність з виробництва надзвичайно якісних та екологічних ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою "ІНФОРМАЦІЯ_7" (англ. ) та "ІНФОРМАЦІЯ_8" (укр. ) та має зареєстровані на території Канади та Європейського Союзу знаки для товарів і послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки) Європейського Союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як в Канаді, так і в Європейському Союзі. Цими знаками мають право користуватися лише авторизовані компанією дилери.

Наприкінці січня 2014 року йому стало відомо про реєстрацію та використання на території України належних їм знаків для товарів та послуг фізичною особою ОСОБА_3 з порушенням Закону України "Про знаки для товарів та послуг" та Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1983 року. ОСОБА_3, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1, був власником знаків для товарів і послуг відповідно до свідоцтв України № НОМЕР_1, НОМЕР_2, а його спадкоємцями є його дружина ОСОБА_5 та сини - ОСОБА_2, ОСОБА_3.

Позивач вказував, що компанія одержала право на своє фірмове найменування ще у 1986 році, що залишилося і після її злиття в 2009 році, графічне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_8" отримало Міжнародну правову охорону ще з 06 квітня 2009 року, а знак "ІНФОРМАЦІЯ_7" отримав Міжнародну правову охорону ще з 2000 року, знак належний позивачу є відомим в Україні. Знак "ІНФОРМАЦІЯ_7" та його переклад "ІНФОРМАЦІЯ_8" було незаконно зареєстровано в Україні, у зв'язку з чим свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1, НОМЕР_2 не відповідають умовам правової охорони.

Позивач посилався на те, що компанія не укладала із ОСОБА_3 договорів на право використання знаку на товари та послуги "ІНФОРМАЦІЯ_7", тому знак був привласнений та використовувався ним незаконно.

Надалі спадкоємці ОСОБА_3, з якими також вказані договори не укладались, розмістили на сторінках власного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 знаки для товарів та послуг, які належать позивачу. Отже, використовуючи на сторінках свого сайту знак, який належить позивачу, відповідачі в цій справі - спадкоємці ОСОБА_3 вводять в оману споживачів і, таким чином, можуть видавати сумнівну продукцію за продукцію компанії позивача.

Ураховуючи викладене, Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc. )просила визнати недійсними свідоцтва України на знаки для товарів та послг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, у зв'язку з чим зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію; заборонити ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_3 використовувати у своїй діяльності знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_7" та його переклад "ІНФОРМАЦІЯ_8", у тому числі, в доменних іменах з усіма розширеннями.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 05 квітня 2016 року у задоволенні позову Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) відмовлено.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 25 серпня 2016 року апеляційну скаргу компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) залишено без задоволення, рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 05 квітня 2016 року залишено без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 серпня 2017 року касаційну скаргу компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) задоволено.

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 05 квітня 2016 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 25 серпня 2016 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

ІНФОРМАЦІЯ_4 померла відповідач ОСОБА_5, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 року до участі у справі залучено її правонаступника - ОСОБА_1.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2018 року провадження у цивільній справі в частини позовних вимог Айсінін Інк. (Icynene Inc. ), а саме: заборонити відповідачам ОСОБА_2, ОСОБА_3 використовувати у своїй діяльності знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_7" та його переклад "ІНФОРМАЦІЯ_8", у тому числі в доменних іменах з усіма розширеннями, закрито.

Залучено до участі у справі правонаступника Державної служби інтелектуальної власності України - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 18 січня 2019 року у задоволенні позову Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) відмовлено.

Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що позивачем не надано доказів факту визнання знаків "ІНФОРМАЦІЯ_8" та "ІНФОРМАЦІЯ_7" добре відомими в Україні щодо нього.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

Постановою Київського апеляційного суду від 05 грудня 2019 року апеляційну скаргу Компанії Айсінін Інк (Icynene. Inc) залишено без задоволення.

Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 18 січня 2019 року залишено без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що суд дійшов правильного висновку про те, що належних доказів на підтвердження того, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_7" був добре відомим в Україні на день подання ОСОБА_3 до Українського інституту промислової власності заявок № m 200905146 та m 200905147, стороною позивача не надано.

Крім того, вже після реєстрації знаків за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за відсутності офіційного визнання в Україні знаків загальновідомими Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) зробила важливий крок для визнання її знаків відомими в Україні, здобула репутацію в Україні як розробник та виробник унікальних якісних товарів.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

У січні 2020 року Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) подала до Верховного Суду касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду від 15 січня 2020 року відкрито касаційне провадження.

Ухвалою Верховного Суду від 16 листопада 2020 року справу призначено до судового розгляду.

Аргументи учасників справи

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Касаційна скарга мотивована тим, що суди попередніх інстанцій не надали належної оцінки тому, що фірмове найменування Компанії Айсінін Інк (Icynene Inc. ) повністю співпадає зі спірними знаками для товарів і послуг, і що відповідач на час реєстрації спірних знаків був опосередкованим дилером товарів Icynene Компанії (Icynene Inc. ) Крім того, позивач тричі подавав до суду клопотання про призначення експертизи, яке не було задоволено судом.

Відповідно до висновка експерта від 11 січня 2019 року № 1242 позначення ІНФОРМАЦІЯ_7 є відомим в Україні та світі як таке, що ідентифікує саме товари, вироблені Компанією Айсінін Інк (Icynene Inc. ), а також як вирізняльна частина відповідного фірмового найменування.

Знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, є такими, що породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, походженням товарів або послуг або з певним виробником, що не відповідають дійсним характеристикам товарів і послуг і є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, а саме стосовно Компанії Icynene Inc.

Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу

У березні 2020 року до Верховного Суду надійшов відзив на касаційну скаргу від ОСОБА_1, у якому вона просила залишити оскаржувані судові рішення без змін, оскільки вони прийняті при всебічному та повному з'ясуванні обставин справи, ґрунтуються на правильному застосуванні норм чинного законодавства України.

2. Мотивувальна частина

Позиція Верховного Суду

Згідно з частиною 3 статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до пунктів 1, 4 частини 2 статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених пунктів 1, 4 частини 2 статті 389 ЦПК України.

Касаційна скарга Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) підлягає частковому задоволенню.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) була заснована в 1985 році. Компанія Айсінін Інк, як акціонерна корпорація, була створена шляхом злиття з Компанією Інсіл Контректінг Інк. відповідно до законодавства провінції Онтаріо Канади 01 січня 2009 року.

Вказана компанія здійснює свою діяльність з виробництва ізоляційних матеріалів (пін) під торговою маркою "ІНФОРМАЦІЯ_7" (англ. ) та "ІНФОРМАЦІЯ_8" (укр. ).

Компанія Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) має зареєстровані на території Канади та Європейського союзу знаки для товарів і послуг, що підтверджено інформацією про ці знаки на офіційному сайті відомства з гармонізації внутрішнього ринку (товарні знаки і промислові зразки). Європейського Союзу та копіями сертифікатів реєстрації на торгові марки як у Канаді, так і в Європейському Союзі.

Графічне позначення "ІНФОРМАЦІЯ_8" отримало Міжнародну правову охорону 06 квітня 2009 року, знак "ІНФОРМАЦІЯ_7" отримав Міжнародну правову охорону ще до злиття компанії, а саме 18 грудня 2000 року, що підтверджується свідоцтвами № НОМЕР_3, НОМЕР_4.

06 травня 2009 року до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) із заявками № m200905146, m200905147 на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_8" "ІНФОРМАЦІЯ_7" звернувся ОСОБА_3.

Позначення "ІНФОРМАЦІЯ_8" "ІНФОРМАЦІЯ_7" за вказаними заявками були заявлені стосовно товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Відповідно до висновків про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 31 березня 2011 року за вих. № 9510,9509, затверджених заступником Голови Державного департаменту інтелектуальної власності В. С. Дмитрішиним, встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони (частина 1 статті 5,ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 року № 3689-XII) відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що словесне позначення для частини товарів 17 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, відносяться до узагальнюючих понять "матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання, звукопоглинальні матеріали", може ввести в оману щодо товару та його виробника.

При цьому було зазначено таке: "Компания "ICYNENE" носит имя разработаной ею уникальной теплоизоляцинной системы". Використання заявлених позначень при виробництві товарів може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності.

На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Державною службою інтелектуальної власності України закладом експертизи, про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку позначень умовам надання правової охорони відносно частини заявлених у переліку товарів було прийнято рішення про реєстрацію знаків "ІНФОРМАЦІЯ_8", "ІНФОРМАЦІЯ_7" для частини товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також видані свідоцтва України № НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 помер.

Після його смерті до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гурченок Н. І. із заявами про прийняття спадщини звернулися відповідачі - ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_6 померла ОСОБА_5, після смерті якої відкрилася спадщина, до складу спадкового майна увійшли майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, що належать на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг, майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, що належать на підставі свідоцтва № НОМЕР_2 на знак для товарів та послуг.

Відповідно до договору про поділ спадщини майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за свідоцтвами № НОМЕР_1, НОМЕР_2 перейшли у спадщину до ОСОБА_1.

Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права

Відповідно до частини 1 статті 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням частини 1 статті 402 ЦПК України.

Згідно з частинами 1 , 2 та 5 статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до частин 1 , 2 статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Згідно з частинами 1 -3 статті 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених частинами 1 -3 статті 12 ЦПК України.

За загальними правилами доказування, визначеними статтями 12, 81 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтями 12, 81 ЦПК України.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до висновка експерта від 11 січня 2019 року № 1242, складеного за зверненням уповноваженого представника Icynene Inc, позначення ІНФОРМАЦІЯ_7 є відомим в Україні та світі як таке, що ідентифікує саме товари, вироблені компанією Icynene Inc., а також як вирізняльна частина відповідного фірмового найменування.

Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_7" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_8" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, є такими, що породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, походженням товарів або послуг або з певним виробником, що не відповідають дійсним характеристикам товарів і послуг, і є такими що можуть ввести споживачів в оману, щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, а саме щодо Компанії Icynene Inc. (т. 3 а. с. 159-168).

Відповідно до Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" визнано повноваження Державної служби інтелектуальної власності України щодо правової охорони знаків для товарів і послуг.

Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженим Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 436/2011, визнано завдання та діяльність Державної служби інтелектуальної власності України.

Згідно з пунктом 4 Положення передбачено, що Держслужба організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Таким чином, визнання знака для товарів і послуг добре відомим в Україні передбачає публікацію Державною службою інтелектуальної власності України відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до статті 3 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до статті 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 06 травня 2009 ОСОБА_3 звернувся до Українського інституту промислової власності (Укрпатент) з заявками № m200905146 та m200905147 на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_8 ", "ІНФОРМАЦІЯ_7" стосовно товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (а. с. 128-131).

Державною службою інтелектуальної власності було прийнято рішення про реєстрацію вищевказаних знаків, а також видано свідоцтва України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, які були зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг 10 травня 2011 року (а. с. 75-76).

Відповідно до частин 2 , 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені частин 2 , 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено частин 2 , 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пунктами 4.3.2.4 Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 28 липня 1995 року № 116 (далі - Правил) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість і таку схожість позначень необхідно оцінювати у сукупності або комплексно.

Пунктом 4.3.2.7 Правил визначено, що зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Відповідно до положень підпунктів "а ", "в" частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Вирішуючи справу, суд апеляційної інстанції не надав належної оцінки, висновку експерта від 11 січня 2019 року № 1242, в якому експерт дійшов висновку про те, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_7" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_8" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 травня 2011 року, є такими, що породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, походженням товарів або послуг або з певним виробником, що не відповідають дійсним характеристикам товарів і послуг, і є такими що можуть ввести споживачів в оману, щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, а саме відносно компанії "Icynene Inc".

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Разом з тим суд апеляційної інстанції не врахував, що нормою статті 25 вказаного вище Закону визначено перелік факторів, що можуть розглядатися як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні, з'ясування яких потребує спеціальних знань, проте питання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не розглядав.

Відповідно до частини 1 статті 417 ЦПК України вказівки, що містяться в постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Відмовляючи в задоволенні позову, суди не виконали вказівки зазначені в ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 серпня 2017 року, не перевірили доводів позивача щодо використання відповідачами знаків для товарів та послуг, які належать позивачу.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд зробив висновок про те, що належних доказів на підтвердження того, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_7" був добре відомим в Україні на день подання ОСОБА_3 до Українського інституту промислової власності заявок № m200905146 та № m 200905147, стороною позивача не надано, без призначення експертизи з цього питання, пославшись лише на висновок експерта від 11 січня 2019 року № 1242 на вирішення якої були поставленні зовсім інші питання.

Оскільки суд касаційної інстанції позбавлений процесуальної можливості встановлювати нові обставини, які не були встановлені судами попередніх інстанції, збирати нові докази та давати їм оцінку, розгляд справи апеляційним судом проведено не повно, то справу необхідно передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 3 статті 411 ЦПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо: суд не дослідив зібрані у справі докази; або суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів, або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Керуючись статтями 400, 402, 409, 411, 416, 419 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Компанії Айсінін Інк. (Icynene Inc. ) задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного суду від 05 грудня 2019 року скасувати та передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий Д. Д. Луспеник

Судді: І. А. Воробйова

Б. І. Гулько

Г. В. Коломієць

Ю. В. Черняк