Свідоцтво на знак для товарів та послуг вважається недійсним з моменту подання заявки на його реєстрацію, при цьому делегування доменного імені скасовується (Солом'янський районий суд м. Києва, суддя Кушнір С. І.)

Фабула судового акту: Суд визнав Свідоцтво на знак для товарів та послуг недійсним та прийшов до висновку, що саме свідоцтво у цьому випадку визнається недійсним з моменту подання заявки на його реєстрацію, при цьому делегування доменного імені скасовується оскільки зареєстроване без наявності свідоцтва і використовується без дозволу власника.

Читайте статтю: Киберсквоттинг по-украински: проблемы решения доменных споров в деменной зоне. UA

Справа № 2-2227/14

№760/3264/14-ц

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі суду:

головуючого - судді Кушнір С.І.,

при секретарі - Загородній І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Федератион Интернатионале де Футбол Ассосиешіон (ФІФА) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛАЙД СТАНДАРТ ЛІМІТЕД» про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 недійсним повністю та про скасування делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1.

ВСТАНОВИВ:

14.02.2014 року позивач звернувся з позовом до відповідачів та просив визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» недійсним повністю відносно всіх товарів 2 класу МКТП, для яких даний знак було зареєстровано; заборонити ОСОБА_1 використовувати торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, в тому числі використовувати її в мережі Інтернет та в доменних іменах, зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; зобов'язати ТОВ «ЕЛАЙД СТАНДАРТ ЛІМІТЕД» скасувати делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що позначення, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_1, є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, що належить позивачу і зареєстроване для споріднених товарів.

Крім того, позивач зазначає, що оспорюване позначення за свідоцтвом України НОМЕР_1 використовується її власником ОСОБА_1 в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та на сайті, який за ним закріплений.

Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абз.2 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг. Тому дане свідоцтво має бути визнано недійсним.

Позивач зазначає, що використання схожого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» порушує його права інтелектуальної власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» (міжнародна реєстрація № НОМЕР_2). Тому, при продовженні використання відповідачем ОСОБА_1 спірного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», схожого настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 стосовно тих самих товарів 2 класу МКТП, а також споріднених товарів, порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача будуть продовжуватися.

Відповідач ОСОБА_1 скориставшись фактом реєстрації знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_3, зареєстрував доменне ім»я ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки в транслітерації латинськими літерами, словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» звучить та пишеться як «ІНФОРМАЦІЯ_1». Дана обставина, також свідчить на схожість позначення із позначенням позивача за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2.

Делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 порушує права позивача, а тому, беруючи до уваги той факт, що реєстратором доменного імені є відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛАЙД СТАНДАРТ ЛІМІТЕД», то відповідно до правил реєстрації доменних імен в зоні UA саме він може скасувати делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, в разі визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1.

В силу п.2.3, 2.4 Положення про державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Тому при визнанні недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 відповідач Державна служба інтелектуальної власності України зобов»язаний внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним даного свідоцтва України та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні просив у задоволенні позову відмовити повністю, зазначивши, що Держслужба інтелектуальної власності України не порушувала норм чинного законодавства України при розгляді поданої заявки на реєстрацію знаку для товарі та послуг та видачі спірного свідоцтва.

Посилався на те, що експертиза заявки на торговельну марку за спірним свідоцтвом була проведена у повній відповідності із ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 з наступними змінами та доповненнями.

За результатами експертизи заявки № m200707999 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону, відносно усього переліку товарів. На підставі зазначеного висновку було прийнято рішення про реєстрацію знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2" для всіх заявлених товарів, внаслідок чого 25.07.2007 року було видано свідоцтво України НОМЕР_1.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, своїх пояснень та заперечень щодо заявлених позовних вимог суду не надав.

Представник відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Елайд Стандарт Лімітед», який є реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, надав до суду пояснення в яких звернув увагу, що не заперечує проти позову і готовий його виконати в частині, що стосується його прав та обов'язків, у разі задоволення позовних вимог. Також зазначив, що не порушував жодних прав позивача, а реєстрацію доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 він провів у відповідності із правилами реєстрації та делегування доменних імен в зоні .UA.

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіамаркет Груп» було зареєстровано знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" для товарів 02 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): азбестові фарби; фіксатори для акварельних фарб; алізаринові барвники; алюмінієві порошки для фарб; алюмінієві фарби; анілінові барвники; аннато (барвники); асфальтовий (чорний) лак; аурамін; бактерицидні фарби; бальзам канадський; барвильні картриджі (заправні) до принтерів та копіювачів; барвники; барвники (екстракти); барвники (тонери) для фотокопіювальних апаратів і машин; барвники для деревини; барвники для лікерів; барвники для ременю (вичиненої шкіри); барвники для шкурок, шкур; барвники до масла; барвники до напоїв; барвники до пива; барвники з деревини; барвники солодові; барвники харчові; білило свинцеве (олив'яне); білі фарби чи барвники; бітумні політури; лаки для бронзування; порошки бронзові (фарба); вапняне молоко; барвники для взуття; вогнетривкі фарби; в'язівники (в'язівні речовини) для фарб; глет (окис свинцю (олива)); друкарські фарби для виготовляння гравюр; ґрунтовання; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; гумігут для живопису; олії для захисту деревини; покриви (фарби) для деревини; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для деревини; протрави для деревини; діоксид титану (пігмент); друкарські пасти (фарби); друкарські суміші (фарби); друкарські фарби; екстракти барвників з деревини; емалеві фарби; емалі (політури); емульсії срібла (пігменти); захисні (захистові) препарати для металів; згусники для фарб; індиго (барвник); камеді-смоли; каніфоль; карамель (палений цукор, харчовий барвник); карбоніл для захисту деревини; кармін (кошеніль); фарби для кераміки; клейники (клейові речовини) для фарб; клейові фарби; оксид кобальту (барвник); копал (смола); копалові політури; креозот для захисту деревини; куркума (барвник); лаки; розріджувачі для лаків; люстр золотий для кераміки; люстр платиновий (платинові фарби глянцеві) для кераміки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; металеві порошки для художньо-декоративних робіт і друкування; оксид цинку (пігмент); папір для виготовляння писанок (крашанок); паста срібна; пігменти; позолота; покриви (фарби) для гудронованого картону; покриви лакофарбові; поливи (фарби, лаки); політури; порошки алюмінієві для художньо-декоративних робіт; порошки для сріблення; покриви (фарби) для просмоленого картону; протибрудові фарби; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні оливи (рідкі мастила); протикорозійні препарати; протикорозійні стрічки; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів; протрави (закріплювачі барвників); протрави для ременю (вичиненої шкіри); розрідники для фарб; розчини для білення; сажа (барвник); сажа газова (пігмент); сажа лампова (пігмент); сандарак; свинцевий (олив'яний) сурик; сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; сині фарби чи барвники; сієна; скипидар (розріджувач до фарб); смоли природні необроблені; солодова карамель (харчовий барвник); срібна (листова) фольга; срібна фарба для кераміки; сумах для політур; фарби для таврування тварин; темпери (клейові фарби); фарби; фіксатори (політури); фольга металева для художньо-декоративних робіт і друкування; фустин (барвник); чорні фарби чи барвники; шафран (барвник); шелак і видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 (дата реєстрації 25.07.2007 року), що підтверджується офіційною публікацією про видачу вказаного свідоцтва України НОМЕР_1 у бюлетені "Промислова власність" № 8 за 2013 рік.

В подальшому 10.09.2013 року права на даний знак було передано відповідачу ОСОБА_1, що підтверджується з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відносно свідоцтва НОМЕР_1 станом на 17.03.2014 р.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України НОМЕР_1, заявка № m200707999 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» в якості торговельної марки була подана до Департаменту - 18.05.2007 року.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції на дату подання заявки), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", чинного на дату подання заявок, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Разом з тим, судом також встановлено, що позивач є власником торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 від 02.06.2000 року, зареєстрованої для товарів 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 та 42 класів МКТП, дія якої у повному обсязі поширюється на територію України з 25.01.2001 року.

Наведене підтверджується наявним у матеріалах справи листом Державне підприємство "Український інститут промислової власності" № 320/5 від 17.02.2014 р. відносно поширення торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 на територію України.

Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Таким чином, на дату подання 18.05.2007 року заявки № m200707999 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» в якості знаку для товарів і послуг, торговельна марка позивача за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 діяла на території України.

Представник позивача вважає, що знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст.ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", внаслідок чого відповідно до п. а) ч. 1 ст. 19 Закону, свідоцтво України НОМЕР_1 повинно бути визнано недійсним повністю.

Також судом встановлено, що реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «Елайд Стандарт Лімітед». Згідно із листом № 198 від 18.04.2014 р. ТОВ «Елайд Стандарт Лімітед, особою, в інтересах якої було зареєстровано дане доменне ім'я, є відповідач ОСОБА_1.

Ухвалою суду від 26.05.2014 року за клопотанням позивача по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності проведення якої було доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_5, який внесений до реєстру атестованих судових експертів.

Відповідно до Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за № 65 від 07.10.2014 року визначено, що:

• Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2.
• Всі товари 02 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1, є такими самими або спорідненими з товарами 01. 04, 09, 16 та 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2.
• Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», використане в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», є схожим зі знаком за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

Так, відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 року за №276/812, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 року №72 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 року № 578, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При цьому, при перевірці позначень на схожість, зокрема, визначаються ступінь схожості позначень; однорідність товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знаки (п. 4.3.2.4 Правил); визначення ступеня схожості.

В даному випадку знак за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 та знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 є словесними.

Дослідження шляхом порівняння вказаних знаків свідчить, що вони є фонетично тотожними та семантично схожими, чого достатньо для ствердження того, що знаки є в цілому схожими до ступеня змішування.

Допитаний в судовому засіданні судовий експерт ОСОБА_5 свій висновок підтримав та надав суду письмові пояснення щодо своєї позиції відносно поставлених питань.

Судовий експерт зазначив, що тієї обставини, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 складається зі слова, яке може розглядатись в якості кириличної транслітерації слова, з якого складається знак за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, є цілком достатньою для того, щоб вважати їх такими, що можна сплутати за звучанням та схожими до ступеню сплутування в цілому, незалежно від графічного виконання та семантичного значення.

Саме збіг смислових значень слів, що складають досліджувальні знаки, повинен враховуватись при їх порівнянні.

При дослідженні експертом враховано, що як перелік товарів 01 класу, так і перелік товарів 02 класу МКТП включають в себе найменування товарів, призначених для використання в промисловості. Товари 01 і 02 класів МКТП являють собою хімікати - хімічні речовини - тобто є товарами одного роду, призначені переважно для використання на промислові потреби - тобто мають виробничо-технічне призначення та які виготовляються підприємствами хімічної промисловості - тобто підприємствами одної галузі промисловості. Вказані товари є спорідненими.

Суд вважає, що висновок експерта про наявність схожості до ступеню сплутування між знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_1 та знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, та про спорідненість товарів, для яких вони зареєстровані, узгоджуються з наявними доказами у справі, які містять численні зображення порівнюваних знаків. Також суд вважає обґрунтованим схожість позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», використаного в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 із позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованим на ім'я позивача.

Статтею 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.

Судом встановлено, що висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Отже, оцінивши висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожими настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача, що діє на території України у повному обсязі, за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2.

Суд з урахуванням вищевикладеного приходить до висновку, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 02 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі ст.ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту "а"п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрований на ім'я відповідача ОСОБА_1 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 02 класу МКТП, для яких він зареєстрований, свідоцтво України НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення відповідач - Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

За змістом ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" позивачу належить право використовувати вказану торговельну марку та дозволяти її використання іншим особам.

Згідно ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Ч. 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ст. 495 ЦК України визначено, що одним з майнових прав інтелектуальної власності є виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Водночас, згідно приписів ст. 20 Закону будь-яке посягання на права позивача на його торговельну марку є порушенням цих прав і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За правилами п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

• зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
• зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
• позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
• позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати".

При цьому, згідно п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

• нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
• застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
• застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З огляду на те, що спірна торговельна марка за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожою з зареєстрованою раніше торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2, то позивач має визначене законом право забороняти використання такої торговельної марки. Тобто заявлений позивачем позов спрямований на захист належного йому права інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечувалося представником відповідача - ТОВ «ЕЛАЙД СТАНДАРТ ЛІМІТЕД» на ім'я відповідача ОСОБА_1 зареєстроване та делегується доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як вбачається із діючих норм законодавства України, та норм, які діяли станом на момент початку делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 (05.07.2012), процедура делегування доменних імен в Україні на законодавчому рівні не врегульована. Проте, така процедура встановлена особами, які здійснюють участь в даній сфері діяльності, зокрема такими особами є адміністратори та реєстратори доменних імен в Україні.

Судом встановлено, що документом яким зазначається процедура делегування доменних імен є «Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA».

Згідно із п. 3.3. Регламенту, приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Таким чином, реєстрація в доменній зоні другого рівня .UA здійснюється виключно на користь власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України. А тому, використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знаку для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Суд вважає обґрунтованими твердження позивача, що у випадку визнання оскаржуваного свідоцтва України НОМЕР_1 недійсним, у відповідності до ч. 3 ст. 19 Закону про торговельні марки, воно буде вважатися недійсним від дати подання заявки на його реєстрацію, а тому, і делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 має бути скасоване, оскільки воно буде вважатись таким, що зареєстроване без наявності свідоцтва і використовується без дозволу власника відповідного свідоцтва.

Свідоцтво на знак для товарі та послуг вважається недійсним з моменту подання заявки на його реєстрацію, при цьому делегування доменного імені скасовується оскільки зареєстроване без наявності свідоцтва і використовується без дозволу власника.

З огляду на викладене, та приймаючи до уваги вимоги п.2 ст. 20 Закону, суд вважає обґрунтованим посилання позивача щодо необхідності припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та на сайті, який за ним закріплений.

Згідно ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. В силу ч. ч. 1, 3 ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а докази, які не стосуються предмета доказування, суд не бере до уваги.

З огляду на викладене вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі.

Суд вважає, що понесені позивачем судові витрати по сплаті судової експертизи в розмірі 12144,0 грн. та судового збору у розмірі 243,6 грн. підлягають стягнення з відповідача ОСОБА_1

Керуючись ст. ст. 432, 492-495, 499 ЦК України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. ст. 3-4, 10-11,57-61, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позов Федератион Интернатионале де Футбол Ассосиешіон (ФІФА) до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛАЙД СТАНДАРТ ЛІМІТЕД» про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 недійсним повністю, зобов'язання вчинити певні дії та про скасування делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» недійсним повністю відносно всіх товарів 2 класу МКТП, для яких даний знак було зареєстровано.

Заборонити ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) використовувати торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 в мережі Інтернет та в доменних іменах.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛАЙД СТАНДАРТ ЛІМІТЕД» (01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 16/13, літ. "А", код ЄДРПОУ 31109655) скасувати делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Федератион Интернатионале де Футбол Ассосиешіон (ФІФА) судовий збір у розмірі 243,6 грн. та витрати на проведення експертизи в сумі 12144,0 грн., а всього 12387,6 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

СУДДЯ: С.І. Кушнір